La clausola arbitrale nel contratto internazionale di licenza di un brevetto

Domanda

Risposta

Nella pianificazione della risoluzione delle controversie nei contratti che hanno a oggetto diritti di proprietà intellettuale quali marchi e brevetti, si dovrà tener conto che non tutte le questioni relative a questa materia sono arbitrabili. La possibilità di ricorrere all'arbitrato per risolvere queste controversie dipende principalmente dal diritto nazionale applicabile e dal diritto del luogo in cui il lodo dovrà avere esecuzione.

Si deve tuttavia distinguere l'arbitrato su controversie risultanti da impegni contrattuali, che in genere è ammesso da gran parte degli ordinamenti, rispetto arbitrato sulle controversie relative alla validità di un diritto di proprietà industriale. Le cause in questa materia sono generalmente connesse a diritti di proprietà industriale registrati, e in particolare ai brevetti, materia che comporta la discussione di interessi non solo privati, per cui la decisione potrebbe avere effetti non solo tra le parti in causa.

Per quanto concerne invece i brevetti, nella maggior Parte dei paesi vi sono limiti riguardo alla possibilità di controvertire, nell'ambito di un procedimento arbitrale, sulla loro validità e, in particolare, molte normative, pur permettendo una causa arbitrale in materia di brevetti non ammettono che si eccepisca l'invalidità di un brevetto all'interno di un procedimento arbitrale. Nei pochi Paesi in cui è possibile mettere in discussione la validità del brevetto di fronte a una corte arbitrale la legge prevede che l'esisto del giudizio abbia effetto solo tra le parti e non infici pertanto gli aspetti "pubblici" del brevetto registrato.