Internet e keywords advertising

Il titolare di un marchio ha il diritto di vietare che un inserzionista faccia - a partire da una parola chiave identica o simile a tale marchio, da lui scelta, senza il consenso del detto titolare, nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet-pubblicità per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio in questione è registrato, qualora tale pubblicità non consenta o consenta soltanto difficilmente all'utente medio di sapere se i prodotti o i servizi cui si riferisce l'annuncio provengano dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente collegata a quest'ultimo ovvero, al contrario, da un terzo.

Grazie al servizio di posizionamento a pagamento «AdWords» di Google qualsiasi operatore economico può, mediante la scelta di una o più parole chiave, far apparire sul motore di ricerca Google un link promozionale che rinvia al proprio sito, qualora tale o tali parole coincidano con quella o quelle contenute nella richiesta rivolta da un utente di Internet al motore di ricerca: tale link promozionale è visualizzato nella sezione «link sponsorizzati». La società Portakabin, produttrice di edifici mobili e titolare del marchio PORTAKABIN, scopre che la società Primakabin, la quale vende ed affitta edifici mobili nuovi e di seconda mano (tra cui quelli prodotti dalla Portakabin), ha scelto, nell’ambito del servizio di posizionamento AdWords, le parole chiave «portakabin», «portacabin», «portokabin» e «portocabin»: Portakabin chiede al giudice olandese di impedire alla Primakabin di utilizzare qualsiasi segno corrispondente al marchio PORTAKABIN, ivi incluse le parole chiave «portakabin», «portacabin», «portokabin» e «portocabin».

Al fine di risolvere la controversia avente ad oggetto la visualizzazione su Internet di link promozionali a partire da parole chiave identiche o simili ad un marchio, il giudice nazionale solleva una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia relativamente all’interpretazione degli artt. 5‑7 della direttiva 89/104. In particolare, chiede se l’art. 5 della direttiva 89/104 debba essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio ha il diritto di vietare che un inserzionista faccia apparire –a partire da una parola chiave identica a tale marchio, da lui scelta, senza il consenso del detto titolare, nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet– un annuncio per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio suddetto è registrato.

Nel rispondere i giudici comunitari richiamano la recente pronuncia Google France (23 marzo 2010, cause riunite da C‑236/08 a C‑238/08) per segnalare come, sebbene l’utilizzo da parte di un inserzionista di un segno identico ad un marchio altrui al fine di proporre agli utenti di Internet un’alternativa rispetto all’offerta del titolare di tale marchio, costituisce un uso «per prodotti o servizi» ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva, il titolare del marchio non possa opporsi a tale uso del segno identico al suo marchio se esso non è idoneo a compromettere alcuna delle funzioni del marchio stesso. Per quanto attiene all’uso di segni identici a marchi come parole chiave nell’ambito di un servizio di posizionamento le funzioni che interessa esaminare sono quella di pubblicità e quella di indicazione d’origine. Quanto alla funzione di pubblicità,

I giudici concludono segnalando che l’art. 7 della direttiva deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio non ha il diritto di vietare che un inserzionista faccia –a partire da un segno identico o simile a tale marchio, da lui scelto, senza il consenso del detto titolare, come parola chiave nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet– pubblicità per la rivendita di prodotti fabbricati dal citato titolare del marchio e immessi in commercio nello Spazio economico europeo da questi stesso o con il suo consenso, salvo che sussista un motivo legittimo idoneo a giustificare l’opposizione di tale titolare, come, ad esempio, un uso del segno in questione che induca a ritenere esistente un collegamento economico tra il rivenditore e il titolare stesso oppure un uso che rechi un serio pregiudizio alla notorietà del marchio di cui trattasi. Il giudice nazionale, cui spetta valutare se sussista un motivo legittimo non può, sulla base del semplice fatto che un inserzionista utilizza un marchio altrui con l’aggiunta di termini, come «usato» o «d’occasione», indicanti che i prodotti in questione costituiscono l’oggetto di una rivendita, concludere che l’annuncio suggerisca l’esistenza di un collegamento economico tra il rivenditore e il titolare del marchio o rechi un serio pregiudizio alla notorietà di tale marchio; il giudice è tenuto a constatare l’esistenza di un motivo legittimo invece, qualora il rivenditore, senza il consenso del titolare del marchio che egli utilizza nell’ambito della pubblicità per le proprie attività di rivendita, abbia rimosso la menzione di tale marchio figurante sui prodotti fabbricati e immessi in commercio dal titolare stesso e l’abbia sostituita con un’etichetta recante il proprio nome, in modo da occultare il marchio in questione.